Come molti sapranno, la blockchain permette di registrare le transazioni tra le persone che le effettuano, e la tecnologia sottostante verifica che tutti gli utenti tengano dei registri corrispondenti alle transazioni effettuate.

La tecnologia blockchain può quindi garantire e documentare la prova del primo e continuo utilizzo e ciò sta aprendo molteplici forme di applicazione soprattutto nel campo della protezione dei diritti di privativa industriale.

La blockchain in quanto strumento che certifica la titolarità di un diritto di privativa industriale, potrà in futuro essere uno strumento utile per gli uffici nazionali che si occupano del processo di registrazione.

In generale, nel settore dei marchi, la tecnologia blockchain sembra avere almeno due forme di utilizzo immediatamente applicabili:

la creazione di registrazioni basate su blockchain come sistema di registrazione più sicuro e affidabile per dimostrare l'uso del marchio; e
la possibilità di dimostrare la provenienza e la legittimità dei beni in un’ottica di lotta alla contraffazione.

Tuttavia, il marchio registrato può comportare costi elevati se la domanda viene presentata in diverse giurisdizioni. Pertanto, per motivi squisitamente di budget, molte imprese preferiscono non depositare il tutti i segni distintivo avendo nel proprio portafoglio uno o più marchi non registrati.

Come è noto, il codice della proprietà industriale riconosce i diritti sui marchi non registrati, cioè quei marchi utilizzati per distinguere prodotti e servizi, ma appunto mai registrati.

Orbene la tecnologia blockchain offre la possibilità di creare dei “timestamp” immutabili che in relazione a tutti i segni distintivi, possono fornire la prova certificata del primo uso e dell'uso continuato.

Tutto ciò potrebbe a breve portare alla creazione di un database di marchi non registrati che si potrà affiancare ai registri nazionali gestiti dai vari uffici con dei costi e dei tempi di gran lunga inferioriai marchi registrati.

Il Tribunale di Torino si è recentemente espresso nella causa promossa da Basic Net titolare del noto brand K-Way, contro Giorgio Armani per via della commercializzazione, ad opera di quest’ultima, di prodotti recanti le note bande colorate di K-Way.

Basic Net è titolare di un marchio comunitario registrato a colori che riproduce la famosa striscia colorata che caratterizza i capi di abbigliamento di Basic Net.
Nella propria decisione, il Tribunale di Torino ha preliminarmente condiviso le argomentazioni svolte dal Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) riguardante la domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario a strisce. In tale sede, il TUE aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del segno per carenza di distintività. Tuttavia, il TUE aveva verificato l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso (c.d. “secondary meaning”) in quattro Stati dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.

Il Tribunale di Torino ha quindi concluso che le famose strisce colorate della K-Way costituiscono “un valido marchio di fatto, dotato di autonoma capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY”.

Il Tribunale italiano ha poi stabilito che i prodotti da essi contraddistinti sono “quanto meno molto simili (nel senso che appartengono alla medesima linea di abbigliamento sportivo/casual) e venduti a prezzi del tutto comparabili”. Da ciò ne deriva un rischio di confusione tra il marchio dell’attrice Basic Net e la banda colorata che appare sul capo Armani. Il rischio di confusione, secondo il Tribunale, deriva dall’uso della banda colorata, dall’impatto visivo complessivo da essa generato e dal suo posizionamento ai lati delle cerniere, nonché dal fatto che entrambi i prodotti recanti la striscia in questione siano commercializzati presso i medesimi negozi e che il loro costo sia pressoché analogo. Tali circostanze “possono infatti concretamente indurre il consumatore a ritenere che tra le due aziende siano in corso operazioni di co-branding invece insussistenti”. Infine, il Tribunale di Torino ha escluso il principio l’applicazione del c.d. imperativo di disponibilità opposto dalla convenuta Infatti tale principio “seppure opera nel senso che non può essere impedito l’uso (nel caso) di strisce su capi di abbigliamento – non copre e non consente abusi da parte dei terzi, i quali ultimi, pertanto, devono pur sempre differenziarsi attraverso distinguishing additions o altre variazioni arbitrarie, sufficienti ad elidere il rischio di confusione”.

Nel caso di specie, invece, le addizioni apposte da Armani (alias le famose aquile stilizzate e il marchio “AJ ARMANI JEANS”) non sono considerate sufficienti a differenziare il prodotto. Infatti, secondo il Tribunale, l’apposizione di un marchio notorio sul prodotto non esclude la contraffazione del marchio figurativo altrui; se così non fosse “si arriverebbe alla paradossale conseguenza di consentire ai titolari del primo di appropriarsi liberamente del secondo, con il solo accorgimento di impiegarlo in associazione con il proprio segno distintivo, molto affermato sul mercato e fortemente distintivo e riconoscibile”. Per tutto quanto sopra, la Corte ha concluso dichiarando che il comportamento posto in essere dalla Giorgio Armani s.p.a. “costituisce atto di contraffazione ex artt. 20, c.1, lett. b) c.p.i. e 9 r.m.c., nonché atto di concorrenza sleale confusoria”. Ha dunque emesso nei confronti della società convenuta un ordine di inibitoria dall’importazione, esportazione, vendita, commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti della classe 25 (in particolare giubbini) recanti il marchio oggetto di causa o altro marchio contenente il segno in questione esteso al territorio dell’Unione Europea e un ordine di distruzione in Italia dei prodotti contraffatti.

Come la blockchain potrà aiutare i titolari dei marchi non registrati.

IL TRIBUNALE DI TORINO SULLA TUTELA DELLE BANDE COLORATE K-WAY.