Procedimenti brevettuali EPO e provvedimenti giudiziari d’urgenza

Gaia Bellomo - Associate

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9.1 della direttiva Enforcement (Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) in una controversia brevettuale tra due società tedesche, la Phoenix Contact GmbH & Co. KG, titolare del brevetto e la Harting Electric GmbH & Co. KG, asserita contraffattrice.

La pronuncia del 28 aprile 2022 giunge all’esito di un rinvio pregiudiziale operato dal Landgericht München a fronte di una domanda di tutela d’urgenza presentata dalla Phoenix per la tutela di una privativa brevettuale avente ad oggetto una spina di collegamento con un morsetto per conduttore di protezione, concesso in sede EPO, ma opposto proprio dalla Hartig.

Il giudice aveva ritenuto il brevetto valido e contraffatto, ma non aveva potuto emettere il provvedimento di inibitoria richiesto in quanto vincolato al rispetto della giurisprudenza dell’Oberlandesgericht München che impediva l’adozione di provvedimenti d’urgenza a tutela di una privativa brevettuale fintantoché a validità del titolo stesso non fosse stata confermata dal procedimento di opposizione o d’appello in sede EPO o da una decisione del Bundespatentgericht.

Il quesito pregiudiziale aveva ad oggetto proprio la compatibilità di questo orientamento giurisprudenziale con l’art. 9.1 della Direttiva Enforcement che prevede la possibilità per i giudici degli Stati Membri di emettere nei confronti del presunto autore di una violazione inerente un titolo di proprietà industriale un provvedimento urgente volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale.

La Corte di giustizia ha in primo luogo ribadito che l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela delle privative industriali deve essere sempre subordinata ad un esame “fact specific” in merito alla sussistenza della proteggibilità dei titoli stessi ed alla loro violazione.

Inoltre, la natura stessa del provvedimento d’urgenza deve consentire la cessazione della violazione senza dover attendere una statuizione di merito sulla validità del titolo e la relativa contraffazione proprio in ragione del pregiudizio irreparabile da ritardo che verrebbe a determinarsi nel tempo necessario al compimento dell’accertamento di merito su questi aspetti.

In questo senso, la giurisprudenza dell’Oberlandsgericht München sembrerebbe contrastare con questo principio e privare la tutela d’urgenza dell’effetto utile che la connota, nella misura in cui subordina la concessione di provvedimenti d’urgenza ad un ulteriore accertamento di valdità ad opera dell’EPO o del Bundespatentgerich.

Nel risolvere il quesito pregiudiziale la Corte di Giustizia UE ha quindi concluso che l’art. 9.1 della Direttiva Enforcement “osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità”.

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Marchi vinicoli tra convalidazione e tolleranza dell’uso

Laura Bussoli - Senior Associate

Con una recente ordinanza (09.02.2022) il Tribunale di Torino si è espresso in merito alla contraffazione di alcuni marchi registrati da una cantina vinicola, principalmente per prodotti vinicoli in classe 33. Nella succitata ordinanza il Tribunale torinese ha inoltre colto l’occasione per precisare la differenza tra l’istituto giuridico della convalidazione, previsto dall’art. 28 del Codice di proprietà industriale, ed il diverso, seppur rilevante, fenomeno della tolleranza rispetto all’uso di un marchio di fatto successivo da parte del titolare del marchio registrato anteriore.

I marchi oggetto di causa, riportati sulle etichette delle bottiglie, erano costituiti in particolare dalla parola “SOLO” accompagnata dal tipo di vino (pinot, prosecco, shiraz, etc…) o di bevanda alcolica (grappa). Si trattava di marchi regolarmente registrati dalla titolare a livello nazionale.

In particolare il marchio invocato nel procedimento cautelare era il seguente:

La ricorrente, una cantina vinicola di Frascati, ha contestato quindi ad una concorrente presente nel territorio piemontese, l’utilizzo del marchio di fatto “SOLO PINOT NERO” per prodotti vinicoli, invocando la contraffazione del suo marchio anteriore registrato in forza dell’art. 20 C.p.i. (usando la resistente un marchio identico o molto simile a quello della ricorrente per prodotti identici).

La difesa della resistente si fondava in primo luogo sull’eccezione, rigettata dal giudice, dell’intervenuta convalidazione ai sensi dell’art. 28 C.p.i.. Tale norma prevede che il titolare di un marchio registrato che per 5 anni consecutivi, tolleri, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possa quindi domandarne la nullità né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato.

La ratio di tale istituto è da rinvenirsi nel contemperamento di due diversi interessi da un lato, quello del titolare del marchio posteriore a non veder vanificati gli investimenti sostenuti nel corso degli anni per l'accreditamento del proprio segno e dall'altro lato, quello del consumatore a non vedersi mutata repentinamente una situazione di fatto ormai consolidata.

La norma è chiara nel riservare quindi il beneficio della convalidazione ai soli marchi posteriori registrati e la giurisprudenza prevalente è allineata sull’interpretazione letterale della norma. Tuttavia negli anni, anche sulla scorta di alcuni spunti dottrinali, tale interpretazione letterale è parsa venire meno. Proprio nel settore vinicolo e proprio il Tribunale di Torino nel 2016 infatti aveva chiaramente lasciato intravedere la possibilità di un’interpretazione (estensione) analogica della norma sulla convalida anche ai marchi di fatto.

Con la sentenza n° 2256/16 del 22.4.16 il Tribunale di Torino infatti aveva chiaramente argomentato circa l’opportunità che il beneficio della convalida fosse esteso ai marchi di fatto: secondo il Tribunale, poiché il marchio di fatto trova tutela nelle norme sulla concorrenza sleale, norme che recepiscono “principi di tutela della ricchezza prodotta dagli investimenti e di avversione verso le iniziative parassitarie”, si deve addivenire “se non ad una applicazione analogica dell’istituto della convalidazione ai marchi non registrati – quantomeno” a negare tutela ad un marchio “rispetto a segni uguali o simili utilizzati per lungo tempo nella consapevolezza e senza l’opposizione del titolare del marchio”.

Ebbene con l’ordinanza del febbraio 2022 lo stesso tribunale di Torino sembra invece tornare sui propri passi: secondo il Tribunale “Premesso che non potrebbe comunque parlarsi di convalidazione del marchio, ex art. 28 CPI, perché tale effetto è prescritto solo con riferimento ai marchi registrati, la tolleranza dell’uso del marchio di fatto altrui, da parte del titolare del marchio registrato anteriore, potrebbe dimostrare l’assenza di un astratto pericolo di confusione circa la diversa provenienza imprenditoriale e comportare un limite alla tutelabilità del marchio anteriore”.

Pur negando quindi estensioni analogiche della norma sulla convalidazione ai marchi non registrati, il Tribunale mette in risalto la rilevanza, ai fini dell’esclusione del rischio di confusione e quindi della contraffazione, di comportamenti di tolleranza rispetto ai marchi di fatto posteriori da parte di titolari di marchi registrati anteriori. Tuttavia anche nel caso della tolleranza, il Tribunale ricorda i limiti dell’operatività della stessa: “la fattispecie della “tolleranza” non è ravvisabile laddove non sia provata una conoscenza effettiva, da parte del titolare del marchio anteriore, del successivo utilizzo, per un certo tempo, del marchio di fatto altrui”.

“Ai fini del riconoscimento di questa ”tolleranza” non è sufficiente una presunta inattività del titolare del marchio anteriore rispetto all’utilizzo del marchio posteriore, ma è necessario che il titolare del marchio registrato anteriore abbia posto in essere, pur conoscendo tale utilizzo, dei comportamenti che possano considerarsi di tolleranza di tale uso (Trib. Venezia Sez. PI, 20/10/2006).”

L’onere della prova di questa tolleranza incombe sul titolare del marchio posteriore. Il titolare del marchio posteriore deve provare, non soltanto che il titolare del marchio anteriore era a conoscenza del deposito del marchio posteriore, in modo concreto e non su base presuntiva, ma anche che il titolare del marchio anteriore si è dimostrato tollerante a tale uso per un certo periodo. E’ necessaria, dunque, la prova (o il relativo fumus) dell’effettiva conoscenza dell’utilizzo del marchio posteriore, perché in assenza di una effettiva conoscenza dell'uso dell'altrui marchio, non si può neppure parlare di tolleranza (Trib. Torino 15/1/2010).

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Il punto dopo il primo round della battaglia legale Diesel/Zara.

Otb il gruppo fondato da Renzo Rosso che raggruppa marchi come Diesel, Maison Margiela e  Marni ha recentemente vinto un giudizio avanti al tribunale di Milano contro il gruppo Inditex che controlla il noto marchio Zara. L'azienda fondata da Renzo Rosso ha visto accogliere dal Tribunale di Milano le proprie argomentazioni sostenute nella causa avviata nel 2015 contro la società spagnola, accusata di aver riprodotto con il marchio Zara dei jeans prodotti da di Diesel e dei sandali ideati da Marni.

Nonostante il gruppo iberico sostenesse l'esistenza di differenze sostanziali tra i propri prodotti e quelli di Otb, rivendicando l'impossibilità da parte della Corte di costringere a un risarcimento dei danni in quanto azienda straniera priva di sede in Italia, i giudici hanno decretato la violazione del design registrato del modello di jeans Skinzee-sp e del design non registrato delle calzature Fussbett.

Non è la prima volta che il gruppo iberico si trova coinvolto in simili accuse. Poco più di un anno fa il label danese “Rains” specializzata in e abbigliamento da pioggia ha intentato una causa a Inditex. avanti la Corte del Commercio danese per violazione dei design e concorrenza sleale chiedendo l’immediata cessazione delle vendite di un modello asseritamente contraffatto ed il risarcimento dei danni per la perdita dei corrispondenti profitti.

Le suole rosse di Christian Louboutin sono un marchio valido.

Secondo una recente decisione della Corte di Giustizia, il colore rosso della suola delle scarpe Christian Louboutin è un marchio di posizione e non di mera forma e come tale costituisce un valido diritto di privativa.

Questa è la decisione adottata dalla Corte di giustizia Ue, dopo che il creatore aveva fatto causa alla società olandese Van Haren per aver venduto scarpe da donna con tacco alto e suola rossa.

L'azienda olandese, che si occupa di vendita al dettaglio di calzature, nel 2012 aveva messo in commercio calzature da donna con tacco alto e suola rossa - il modello “5th avenue by Halle Berry” - ed era stata citata in giudizio dalla Louboutin per contraffazione. La Van Haren si era difesa invocando la “nullità” del marchio Louboutin, appellandosi al fatto che «la direttiva dell'Unione sui marchi elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, segnatamente, per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

La sentenza c-163/16 stabilisce invece che la “tutela” della suola rossa marchio Louboutin «non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto (che non sarebbe protetta in Europa, ndr), in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione». La Corte ha aggiunto anche che non si può ritenere che un segno sia costituito «esclusivamente dalla forma ove l'oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d'identificazione riconosciuto a livello internazionale».

Soddisfatta la casa di moda che parla di "Vittoria per la Maison Christian Louboutin", in quanto "la protezione del marchio della suola rossa di Christian Louboutin è rafforzata dalla Corte europea di giustizia". Secondo l'azienda la sentenza odierna di Lussemburgo "ha confermato che il regime legale che governa i marchi di forma non si applica al marchio della 'suola rossa' di Christian Louboutin", il quale è al contrario "un marchio di posizione, come ha sostenuto la Maison per molti anni".

IL TRIBUNALE DI TORINO SULLA TUTELA DELLE BANDE COLORATE K-WAY.

Il Tribunale di Torino si è recentemente espresso nella causa promossa da Basic Net titolare del noto brand K-Way, contro Giorgio Armani per via della commercializzazione, ad opera di quest’ultima, di prodotti recanti le note bande colorate di K-Way. 

Basic Net è titolare di un marchio comunitario registrato a colori che riproduce la famosa striscia colorata che caratterizza i capi di abbigliamento di Basic Net.  
Nella propria decisione, il Tribunale di Torino ha preliminarmente condiviso le argomentazioni svolte dal Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) riguardante la domanda di registrazione del marchio figurativo comunitario a strisce. In tale sede, il TUE aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del segno per carenza di distintività. Tuttavia, il TUE aveva verificato l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso (c.d. “secondary meaning”) in quattro Stati dell’Unione Europea, tra cui l’Italia. 

Il Tribunale di Torino ha quindi concluso che le famose strisce colorate della K-Way costituiscono “un valido marchio di fatto, dotato di autonoma capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY”.

Il Tribunale italiano ha poi stabilito che i prodotti da essi contraddistinti sono “quanto meno molto simili (nel senso che appartengono alla medesima linea di abbigliamento sportivo/casual) e venduti a prezzi del tutto comparabili”. Da ciò ne deriva un rischio di confusione tra il marchio dell’attrice Basic Net e la banda colorata che appare sul capo Armani.  Il rischio di confusione, secondo il Tribunale, deriva dall’uso della banda colorata, dall’impatto visivo complessivo da essa generato e dal suo posizionamento ai lati delle cerniere, nonché dal fatto che entrambi i prodotti recanti la striscia in questione siano commercializzati presso i medesimi negozi e che il loro costo sia pressoché analogo. Tali circostanze “possono infatti concretamente indurre il consumatore a ritenere che tra le due aziende siano in corso operazioni di co-branding invece insussistenti”. Infine, il Tribunale di Torino ha escluso il principio l’applicazione del c.d. imperativo di disponibilità opposto dalla convenuta Infatti tale principio “seppure opera nel senso che non può essere impedito l’uso (nel caso) di strisce su capi di abbigliamento – non copre e non consente abusi da parte dei terzi, i quali ultimi, pertanto, devono pur sempre differenziarsi attraverso distinguishing additions o altre variazioni arbitrarie, sufficienti ad elidere il rischio di confusione”.

Nel caso di specie, invece, le addizioni apposte da Armani (alias le famose aquile stilizzate e il marchio “AJ ARMANI JEANS”) non sono considerate sufficienti a differenziare il prodotto. Infatti, secondo il Tribunale, l’apposizione di un marchio notorio sul prodotto non esclude la contraffazione del marchio figurativo altrui; se così non fosse “si arriverebbe alla paradossale conseguenza di consentire ai titolari del primo di appropriarsi liberamente del secondo, con il solo accorgimento di impiegarlo in associazione con il proprio segno distintivo, molto affermato sul mercato e fortemente distintivo e riconoscibile”.  Per tutto quanto sopra, la Corte ha concluso dichiarando che il comportamento posto in essere dalla Giorgio Armani s.p.a. “costituisce atto di contraffazione ex artt. 20, c.1, lett. b) c.p.i. e 9 r.m.c., nonché atto di concorrenza sleale confusoria”. Ha dunque emesso nei confronti della società convenuta un ordine di inibitoria dall’importazione, esportazione, vendita, commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti della classe 25 (in particolare giubbini) recanti il marchio oggetto di causa o altro marchio contenente il segno in questione esteso al territorio dell’Unione Europea e un ordine di distruzione in Italia dei prodotti contraffatti.

L'orologio Royal Oak di Audemars Piguet non è un marchio tridimensionale.

Il Tribunale di Milano si è recentemente espresso sulla tutelabilità della forma del noto orologio “Royal Oak” creato nel 1972 dall’azienda svizzera Audermars Piguet  inizialmente protetto come marchio tridimensionale.

L’Audemars Piguet aveva registrato come marchio internazionale figurativo la forma della relativa lunetta e lamentava la contraffazione di marchio e la concorrenza sleale per imitazione servile da parte degli orologi commercializzati dalla start-up milanese D One s.r.l.

In un primo momento il tribunale ha emesso un provvedimento inaudita altera parte inibendo la futura commercializzazione ma dopo che la D One  si è costituita in giudizio e ha esposto le proprie difese, tuttavia, il Giudice adito ha ribaltato la propria decisione iniziale e rigettato il ricorso di Audermars Piguet sulla base del fatto che “sussistono numerosi elementi di dubbio sulla validità del marchio azionato”, come testimoniato dal fatto che la sua registrazione come marchio comunitario sia stata negata dall’ufficio competente (UAMI).

In particolare, secondo il Tribunale il marchio sembra privo di capacità distintiva, ovvero della capacità di “distinguere i prodotti rispetto a quelli di un altro fabbricante e, dunque, svolgere la funzione di identificazione dell’origine imprenditoriale del prodotto”;

Sempre secondo la corte milanese il segno distintivo tridimensionale non sembra nemmeno avere acquisito capacità distintiva attraverso l’uso (c.d. “secondary meaning”), “non essendo stato documentato un utilizzo uniforme” del segno medesimo”.

Da ultimo la registrazione della forma in questione come marchio non sembra nemmeno compatibile con il dettato dell’art. 9 CPI, secondo il quale “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente … dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

 In tema di concorrenza sleale, il Giudice ha ricordato che, per integrare l’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., l’imitazione servile del prodotto altrui deve “investire caratteristiche del tutto inessenziali rispetto alla funzione che sono destinate ad assolvere”, ovvero quelle caratteristiche “arbitrarie e capricciose” e “nuove rispetto al già noto” che conferiscono originalità al prodotto e hanno capacità distintiva, così che il pubblico è portato a ricondurle all’impresa da cui il prodotto origina: solo quando riguarda queste caratteristiche, l’imitazione servile investe “elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico” e integra quindi concorrenza sleale confusoria.

Nel caso di specie, il Giudice non ha ravvisato la sussistenza di una simile imitazione, affermando sostanzialmente – sulla scorta di quanto rilevato in punto di contraffazione di marchio – che le forme imitate sarebbero “strutturali del prodotto e non distintive”, nonché in alcuni casi “ormai acquisite al gusto collettivo, avendo subito una certa standardizzazione”, e che comunque vi sarebbero “significative differenze” tra i due prodotti.

Il pericolo di usare il proprio nome come marchio.

Circa un anno dopo che Thaddeus O'Neil ha lanciato una linea di abbigliamento maschile ispirata alla cultura surf tipica della zona di Eastern Long Island in cui lui stesso è cresciuto, l’indipendente designer ha ricevuto una lettera di diffida da uno studio legale che rappresenta Sisco Textiles, titolare del famoso marchio di abbigliamento sportivo "O’Neill ".

Questo è stato l'inizio della controversia legale tra il marchio d’abbigliamento per surfisti, O’Neil, fondato nel 1952, e il designer di New York che sta guadagnando sempre più popolarità dopo aver vinto diversi concorsi di moda.

Nella loro controversia con il fashion designer di New York, la società O'Neill sostiene che il suo brand stia usando questo nome fin dagli anni '50 e che i marchi di Thaddeus O'Neil sono "simili in maniera confusionaria". Secondo O'Neill questo potrebbe ingannare i consumatori e condurli a pensare che le aziende siano correlate.

Le controversie sul marchio che coinvolgono patronimici (cioè in cui il marchio sia equivalente al nome del fondatore) sono piuttosto comuni nella moda. Nel 2012, Tod's - che, a quel tempo, utilizzava il marchio “Roger Vivier” in virtù di un contratto di licenza - ha condotto in giudizio la designer di borse di Los Angeles, Clare Vivier, per violazione del marchio. Alla fine, Clare Vivier ha ribattezzato il proprio marchio in “Claire V.”. Nel 2016, in Italia, Elio Fiorucci ha perso la causa che coinvolgeva l'utilizzo del marchio "Love Therapy by Elio Fiorucci" contro i nuovi proprietari del marchio che aveva fondato.

Ma qual è la posizione dei tribunali italiani quando l'uso di patronimici potrebbe generare confusione con altri marchi? Alla fine degli anni '80 la Corte di Cassazione ha affermato che l'uso di un patronimico come marchio è legittimo, seppur in conflitto con un marchio registrato precedentemente, fintanto che il marchio precedente non diventa un marchio famoso.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte Suprema nel 2016 nel citato caso Fiorucci vs. Elio Fiorucci.

Il nostro consiglio? Eseguire una ricerca preliminare sui marchi già registrati prima di lanciare un brand con il proprio nome.

Continua la causa contro Facebook a Milano.

Il prossimo 4 aprile a Milano, davanti alla Corte d'Appello Civile, si aprirà la causa di secondo grado nei confronti di Facebook, condannata per la prima volta in Italia la scorsa estate per concorrenza sleale e per violazioni del diritto di autore sulla banca dati rappresentata da Faround, applicazione di geolocalizzaizone creata nel 2012 con il nome di Facearound dalla società milanese Business Competence Srl. La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano con sentenza n. 9549 del primo agosto 2016 aveva statuito che l'applicazione Nearby di Facebook utilizzerebbe la stessa banca dati elettronica dell’applicazione Faround. Faround seleziona i dati presenti sui profili Facebook degli utenti registrati organizzandoli e visualizzandoli poi su una mappa interattiva, dove vengono indicati gli esercizi commerciali più vicini alla posizione dell’utilizzatore, con anche recensioni e informazioni su sconti ed offerte. Per quanto tali dati non siano di proprietà di Faround che, anzi, li ha ottenuti accedendo a Facebook in veste di sviluppatore indipendente, la modalità della loro organizzazione detiene un certo grado di originalità che permette di tutelarli come banca dati coperta da diritto d'autore. Infatti, “i precedenti programmi elaborati da Facebook (Facebook Places) e da terzi (Foursquare e Yelp) non avevano le stesse funzionalità di Faround: il primo era una sorta di cerca-persona che consentiva solo di rilevare la presenza di amici nelle vicinanze e non, piuttosto, una geolocalizzazione di esercizi commerciali vicini all'utente, mentre gli altri erano studiati sulla base di algoritmi logici che lavoravano sui dati inseriti dai soggetti iscritti ai rispettivi social network, e non di Facebook, ben più diffuso". Proprio per questo motivo, la Business Competence Srl aveva accusato Facebook di avere rubato il concept e il format dell’applicazione, lanciando la sua Nearby, identica nel contenuto. Inoltre, essendo stata sviluppata in breve tempo, Nearby attirò anche i principali inserzionisti professionali, perpetrando una condotta sleale nella forma dello storno di clientela in riferimento al business pubblicitario. Il Tribunale di Milano, dopo aver constatato l’effettiva uguaglianza delle funzionalità delle due applicazioni e averle definite “sovrapponibili”, con la suddetta sentenza ha condannato la società di Zuckerberg alla pubblicità della decisione attraverso la sua pubblicazione su il "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" nonché, per almeno quindici giorni, sulla pagina iniziale di facebook.com. Ha, inoltre, proibito ogni ulteriore utilizzo in Italia dell'applicazione Nearby disponendo una penale pari a 45mila euro per ogni giorno di violazione di tali disposizioni. Non sono, invece, ancora stati liquidati i danni dovuti alla parte offesa. Facebook ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'Appello di Milano, la quale, nonostante debba ancora pronunciarsi sul ricorso, ha rigettato l'istanza di sospensione della misura provvisoria decisa in primo grado.