EUIPO

IDEAS POWERED FOR BUSINESS – IL FONDO 2023 PER LE PMI

Laura Bussoli - Senior Associate

Eleonora Carletti - Associate

Anche per il 2023 l’Unione Europea mette a disposizione un fondo a sostegno finanziario di piccole e medie imprese (PMI) con sede all’interno della Unione Europea che vogliano investire nella protezione dei propri assets di proprietà intellettuale, in particolare, marchi e disegni/modelli.

Il Fondo Ideas Powered for Business, che prevede una dotazione di circa 25 milioni di euro, mira ad evitare che la crisi economica si traduca per la piccola media impresa in una rinuncia obbligata alla tutela del proprio patrimonio di proprietà industriale.

I finanziamenti messi a disposizione delle imprese verranno erogati, sotto forma di voucher che verranno rilasciati, su domanda del soggetto interessato, a valle dell’esame da parte dell’EUIPO circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Fondo. Sotto il profilo soggettivo, le PMI dell’UE sono classificate come illustrato nella seguente tabella:

Sotto il profilo oggettivo, i voucher possono essere utilizzati solo per attività successive al loro rilascio e potranno riguardare solo le seguenti attività:

  • Voucher 1: servizi di pre-diagnosi della PI (c.d. IP Scan). Si tratta di uno strumento di cui possono usufruire le PMI, servendosi dell’ausilio di esperti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di una strategia aziendale in riferimento alla protezione dei propri assets IP. La sovvenzione è prevista per un importo massimo pari ad euro 1.350 per ciascuna impresa;
  • Voucher 2: domande per la registrazione di marchi, disegni e modelli fino a un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna impresa. Più nel dettaglio sarà possibile ottenere un rimborso:

a) rimborso del 75 % sulle tasse per le domande di marchi e/o di disegni o modelli UE, sulle tasse per le classi aggiuntive e sulle tasse per l’esame, la registrazione, la pubblicazione e il differimento della pubblicazione;

b) rimborso del 75 % sulle tasse nazionali o regionali per le domande di marchi e/o di disegni o modelli, sulle tasse per le classi aggiuntive e sulle tasse per l’esame, la registrazione, la pubblicazione e il differimento della pubblicazione;

c) rimborso del 50 % sulle tasse di base per le domande di marchi e/o di disegni o modelli, sulle tasse di designazione e sulle tasse di designazione successiva al di fuori dell’UE. Sono escluse le tasse di designazione dei paesi UE, così come le tasse di gestione addebitate dall’ufficio di origine.

I voucher potranno quindi essere utilizzati per ottenere il rimborso delle tasse in relazione ai marchi ed ai disegni e modelli depositati direttamente presso l’EUIPO e/o presso gli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri (rimborso fino al 75%), nonché per i marchi depositati tramite il sistema internazionale di Madrid ed i disegni e modelli depositati tramite il sistema internazionale dell’Aia (rimborso fino al 50%). Sono escluse dalla copertura dei voucher in esame le spese legali. È possibile presentare domanda dal 23 gennaio 2023 all’8 dicembre 2023, tenendo a mente che i fondi sono limitati e vengono erogati in base all’ordine di presentazione delle domande (“first come, first served”). La domanda di sovvenzione deve essere presentata on-line, utilizzando il modello (eForm) disponibile alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2023 ed allegando la documentazione volta a dimostrare i requisiti soggettivi necessari. Prima di avviare la procedura di presentazione della domanda per il Fondo per le PMI, è necessario avere già definito una chiara strategia di protezione della PI. Occorre quindi disporre di tutte le informazioni e di tutti i disegni o modelli relativi alle proprie risorse di PI (ad esempio marchi e loghi, invenzioni, nuove tecnologie, software originale, nuovi disegni o modelli, processi unici ecc.). Lo Studio Legale Associato Clovers è disponibile per ogni richiesta di assistenza o informazione aggiuntiva che si desidera avere in merito alla procedura per ottenere i finanziamenti dell’UE.

Bando Marchi 2022

SCADENZA: Apertura sportello dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili

FONDI DISPONIBILI: 2 Milioni di Euro

Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

BENEFICIARI e REQUISITI AMMISSIBILITA'

  • MPMI – Micro, Piccole e Medie imprese
  • con sede legale ed operativa in Italia
  • che siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro Imprese e attive
  • che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e sottoposte a procedure concorsuali
  • che siano titolari del marchio oggetti della domanda di partecipazione

Agevolazioni dirette a favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Il programma prevede due linee di intervento:

• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso l'EUIPO(Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

• Misura B- Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

MISURA A

Requisiti di ammissibilità:

  • aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

NONCHE’

  • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

MISURA B

Requisiti di ammissibilità:

Aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:

  • Il deposito della domanda della registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione Europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • Il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e avere ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

NONCHE'

  • Aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’90% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e per le tasse di registrazione nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2019 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 9.000,00.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2019 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2019; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.

PRESENTAZIONE DOMANDA

  • La domanda di partecipazione è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it.
  • La domanda di partecipazione è presentata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
  • La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.

Clovers rimane a disposizione dei clienti per fornire tutta l’attività di consulenza necessaria.

Sulla prova dell’uso del marchio nei procedimenti di nullità e opposizione

Laura Bussoli - Senior Counsel

Non a tutti è noto che una volta depositato e registrato, il marchio deve costituire oggetto d’uso effettivo da parte del suo titolare: le norme – sia nazionali che comunitarie – prevedono infatti un primo periodo di tolleranza di cinque anni dalla registrazione, scaduto il quale il titolare potrebbe essere chiamato a dare prova di un uso effettivo del suo marchio.

La prova dell’uso può essere richiesta sia nell’ambito di un procedimento di opposizione da parte del richiedente il marchio opposto all’opponente, con la conseguenza che in assenza di prove utili, l’opposizione è di diritto respinta.

Similmente la prova dell’uso del marchio potrebbe essere chiesta nell’ambito di un procedimento di decadenza per non uso previsto a livello comunitario dagli Artt. 18 e 58 Regolamento sul marchio dell’Unione europea, UE 2017/1001. Anche in questo caso le conseguenze sono tutt’altro che banali per il titolare del marchio, dato che qualora il giudice amministrativo reputasse le prove non sufficienti, il marchio verrebbe dichiarato nullo a fare data dalla domanda di decadenza e quindi cancellato dal registro.

In sostanza quindi, l’uso del marchio è fondamentale anche in tutti i casi in cui il marchio viene registrato: non è sufficiente avere registrato il marchio in una serie di classi merceologiche al fine di assicurarsi una protezione più ampia possibile, se poi a tale registrazione non corrisponde un uso genuino dello stesso nei termini di legge.

Particolarmente importante quindi sarà da parte del titolare la raccolta di prove d’uso nel tempo, specie man mano che si avvicina la scadenza del quinquennio di tolleranza.

Di grande importanza è anche sapere quali sono le prove d’uso rilevanti per il giudice amministrativo. Tra le principali prove d’uso ci sono senz’altro le fatture di vendita.

Come più volte ribadito dai giudici, tali fatture devono mostrare volumi significativi e frequenti di vendite durante il periodo rilevante (quinquennio antecedente alla domanda di nullità o, nell’ambito di un procedimento di opposizione, dal momento della pubblicazione).

Si noti che le offerte di vendita dei prodotti recanti il marchio impugnato sui siti web non sono sufficienti di per sé a dimostrare un uso effettivo, tuttalpiù possono assumere rilievo unitamente ad altri elementi quali per esempio, la produzione di documenti giustificativi, imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, annunci sui giornali.

Sul punto si espresso anche di recente il Tribunale UE nella causa T‑1/20 del 13/10/2021 rigettando il ricorso della società Mi Indutries Inc., produttrice di cibi organici per animali domestici, confermando la decisione della Commissione dei Ricorso presso l’EUIPO che aveva ritenuto alcuni estratti del sito Internet «Amazon.co.uk» ove i prodotti recanti il marchio contestato erano messi in vendita non sufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio: gli stessi dimostravano semplicemente che i prodotti in questione erano stati messi in vendita, senza tuttavia dimostrare che gli stessi erano effettivamente stati venduti e senza fornire alcuna informazioni sul volume di eventuali vendite.

Secondo la giurisprudenza, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve fondarsi su elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'uso effettivo e sufficiente del marchio nel mercato interessato.

Secondo i regolamenti di esecuzione, inoltre la prova dell'uso deve riguardare il luogo, la durata, l'estensione e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio impugnato.

È fondamentale poi che le prove riguardino il quinquennio rilevante: ulteriori prove fuori da tale periodo saranno considerate solo secondariamente.

Inoltre, la condizione relativa all'uso effettivo del marchio richiede che esso, in quanto protetto nel territorio di riferimento, sia utilizzato pubblicamente ed esternamente. Sotto questo profilo il Tribunale ha precisato che sono rilevanti non solo le vendite ai consumatori finali, ma anche ai clienti industriali e agli utilizzatori professionali (vendite B2B).

Infine il Tribunale ha precisato che anche se non è necessario per il titolare al fine di sottrarsi alle sanzioni, dimostrare un uso costante e di portata rilevante per tutto il quinquennio di riferimento, l’assenza palese di prove per una parte importante del periodo fa sì che l’uso sia considerato non sufficiente.

HARD BREXIT E MARCHI COMUNITARI

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L'Ufficio Marchi e Brevetti del Regno Unito ha pubblicato alcuni chiarimenti su eventuali ripercussioni che si porrebbero verificare sui marchi comunitari registrati in caso di hard Brexit (uscita in assenza un accordo con l'UE).

L’ufficio ha precisato che il Regno Unito riconoscerà tutti i marchi comunitari registrati e li trasformerà automaticamente in marchi nazionali, previa indicazione del simbolo UK009 di fronte al numero di registrazione UE.

Se da un lato non vi sarà alcun costo per i titolari interessati, dall’altro l'ufficio brevetti non rilascerà ulteriori certificazioni di validità. Eventuali informazioni sui marchi di provenienza comunitaria saranno disponibili nel database dei marchi del Regno Unito.

In relazione alle domande pendenti dei marchi comunitari, i richiedenti avranno fino a 9 mesi per presentare domande identiche per il Regno Unito. In tal caso il richiedente godrà della priorità assicurata dalla domanda di marchio comunitario.